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Vacanze “cinesi” e Vespa: il modello di Zhejiang resiste in Europa

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Valentina Barbanti

PSL Counsel

Roma

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03 ottobre 2019

Con decisione del 24 settembre 2019, nella causa T-219/18 (la Decisione), il Tribunale dell'Unione Europea (TUE) ha rigettato il ricorso promosso da Piaggio & C. S.p.A. (Piaggio) nei confronti di Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd (Zhejiang), avverso la decisione dell'EUIPO del 19 gennaio 2018, con cui l'EUIPO aveva riconosciuto la validità del disegno o modello comunitario depositato da Zhejiang (il Modello), qui di seguito riprodotto.

Piaggio aveva chiesto la riforma del provvedimento dell'EUIPO e conseguentemente la nullità del Modello ai sensi dell'art. 25 par. 1, lettere b) (per medesima impressione generale), e) (per uso nel Modello di un marchio altrui) e f) (per utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato Membro) del Regolamento 6/2002. Il TUE ha rigettato il ricorso di Piaggio (confermando la decisione dell'EIPO e riconoscendo la validità del Modello di Zhejiang).

Background

Il 19 novembre 2010, Zhejiang aveva presentato domanda di registrazione del Modello presso l’EUIPO. A seguito della concessione del Modello, in data 6 novembre 2014, Piaggio proponeva domanda di nullità del Modello in forza dell’art. 25, par. 1, lett. b), e) e f) del Regolamento 6/2002 (il Regolamento). Con decisione del 23 giugno 2015, la divisione di annullamento ha riconosciuto che il Modello era nuovo ai sensi dell’art. 25 par. 1, lettera b) del Regolamento, ma accoglieva la domanda di Piaggio di nullità in base al rilievo che il Modello era privo del carattere individuale. Avverso detta decisione, il 27 luglio 2015 Zhejiang presentava ricorso dinanzi all’EUIPO: il 19 gennaio 2018 la terza commissione di ricorso dell’EUIPO accoglieva il ricorso di Zhejiang, annullava la decisione della divisione di annullamento e respingeva la domanda di dichiarazione di nullità del Modello.

In questo contesto, ricordiamo che il Tribunale di Torino (e successivamente la Corte d’Appello) si erano pronunciate riconoscendo il carattere creativo e il valore artistico dello scooter Vespa, annoverandola tra le espressioni più rilevanti del design italiano e garantendole tutela ai sensi dell’art. 2 n. 10 legge 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul Diritto D’autore o LDA). Inoltre, affermando la validità del marchio tridimensionale di Piaggio avente ad oggetto la forma della "Vespa", i giudici italiani avevano dichiarato che la produzione e la commercializzazione in Italia del modello di scooter realizzato da Zhejiang costituiva contraffazione del marchio tridimensionale italiano e dell’Unione Europea di Piaggio, nonché violazione del diritto d’autore di Piaggio e atto di concorrenza sleale. Si veda in tal senso il nostro alert.

La Decisione

Il TUE ha emesso la Decisione a conclusione dell’iter, instaurato da Piaggio, volto all’ottenimento della declaratoria di nullità del Modello di Zhejiang. In particolare, Piaggio aveva chiesto la riforma del provvedimento dell'EUIPO e conseguentemente la nullità del Modello ai sensi dell'art. 25 par. 1, lettere b) (ie. medesima impressione generale), e) (ie. uso del proprio marchio all’interno del Modello) e f) (ie. utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato Membro) del Regolamento 6/2002.

Il TUE ha rigettato il ricorso di Piaggio, confermando la decisione dell'EIPO, sulla base dei seguenti assunti:

Sulla (assenza della) medesima impressione generale

Rilevando una differenza tra le diverse versioni linguistiche del Regolamento[1], il TUE ha ribadito che per valutare il carattere individuale di un disegno o modello, si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore stesso. Su questo presupposto e valutando il settore di riferimento[2]/utilizzatore informato[3], il TUE ha concluso che: (i) il margine di libertà dell’autore poteva ritenersi medio, (ii) il Modello contestato è dominato da linee tendenzialmente angolose, nel disegno o modello anteriore prevalgono linee arrotondate e, di conseguenza, (iii) "i disegni o modelli in questione trasmettono all’utilizzatore informato, al quale devono essere ascritte una diligenza e una sensibilità particolari, specialmente riguardo al design e all’estetica dei prodotti interessati, impressioni contrapposte". Peraltro, secondo il TUE, Piaggio non ha dimostrato né che l’utilizzatore informato avrebbe riconosciuto le caratteristiche asseritamente distintive[4] della Vespa come predominanti nell’aspetto del modello anteriore né che le stesse fossero effettivamente presenti nel Modello contestato. Concludendo: il TUE ha ritenuto che "le differenze esistenti tra i disegni o modelli in questione […] sono numerose e significative, di modo che il margine di libertà dell’autore, che è stato definito come almeno medio, non può condizionare la conclusione riguardo all’impressione generale suscitata da ciascuno di tali disegni o modelli".

Sulla (assenza della) contraffazione del marchio di fatto di Piaggio

Del pari, il TUE ha escluso la contraffazione del marchio di fatto anteriore di Piaggio da parte del Modello. In particolare, non sussisterebbe contraffazione di marchio anteriore in quanto "il consumatore medio, il quale presta un livello di attenzione elevato[5], escluderà - a motivo, da un lato, dell'impressione visiva di insieme suscitata dal marchio anteriore, che è diversa da quella suscitata dal Modello e, dall'altro, dell'importanza rivestita dall'estetica nella scelta da lui compiuta – che nel Modello contestato sia fatto uso del marchio anteriore, malgrado l'identità dei prodotti interessati".

Sulla (non) invocabilità della tutela autorale

Il TUE ha osservato che, al fine di stabilire la violazione di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro, si debba procedere all’identificazione precisa dell’opera, coincidente – nel caso di specie – con il modello di Vespa corrispondente al disegno/modello di Piaggio registrato e risalente al 2005[6]. In altri termini, il TUE ha ricordato che non si possa invocare tutela autorale su un "agglomerato di versioni stilistiche di un prodotto nell'arco di vari decenni". Tale considerazione deve infatti essere avvallata, secondo il TUE, in quanto riprende il principio secondo cui il diritto d’autore tutela l’espressione delle idee e non le idee stesse.

Pertanto, ai sensi del diritto italiano, "non è ravvisabile, nel Modello, un’utilizzazione del nucleo artistico e creativo costituito dalle caratteristiche di forma del modello" di Piaggio. Infatti, secondo il TUE "tra la carenatura posteriore ed il sottosella nonché tra il sottosella e lo scudo frontale, il Modello presenta piuttosto linee dall’aspetto angoloso. Il suo scudo frontale appuntito rappresenta più una cravatta, fino al parafango, che una freccia. Per quanto riguarda la scocca, la forma di quella del Modello contestato non è affusolata, contrariamente alla forma a goccia della scocca del disegno anteriore".

In conclusione, anche sul punto, il TUE ha escluso l’utilizzazione non autorizzata di un’opera tutelata dal diritto d’autore.

Conclusioni

La Decisione in questione, sebbene sembri prendere posizione in maniera tranchant sulla dibattuta validità del Modello, in realtà è ancora passibile di impugnazione. Infatti, la stessa casa di Pontedera ha fatto sapere che «Ci siamo già visti riconoscere dal Tribunale di Torino e successivamente confermato dalla Corte d’Appello di Torino il diritto di esclusiva costituito dal cosiddetto marchio tridimensionale registrato da Piaggio, che protegge la forma distintiva di Vespa. Un titolo che rappresenta un fondamentale elemento di difesa delle linee uniche e caratterizzanti di Vespa, ed è il più completo strumento di tutela dell’iconica forma di questo prodotto globale. Il Gruppo Piaggio si riserva il diritto di impugnare la sentenza del tribunale dell’Unione Europea secondo i termini di legge». La battaglia legale Pontedera-Cina è quindi lontana dal dirsi conclusa.

[1] La versione italiana dell’art. 6, par. 1, del Regolamento prevede che, per poter ritenere che il disegno presenti un carattere individuale, esso debba differire "in modo significativo" da quella suscitata in un utilizzatore informato da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

[2] Scooter, quale sottocategoria di ciclomotori, motocicli

[3] Inteso come "la persona che impiegava uno scooter per i propri spostamenti, conosceva i vari disegni o modelli esistenti in commercio e disponeva di un certo grado di conoscenza quanto agli elementi che tali prodotti contengono di norma"

[4] La forma a freccia dello scudo frontale, la forma a Ω rovesciata e la forma a X che si lega alla bombatura della scocca a forma di goccia.

[5] Dato che gli scooter sono beni durevoli relativamente costosi.

[6] Sul quale il Tribunale parigino e la Corte d'Appello milanese avevano riconosciuto la tutela del diritto d'autore.

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